La Sala Especializada en Propiedad Intelectual
del Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución N° 1040-2013/TPI-INDECOPI, ha
realizado un análisis respecto de aquellos signos distintivos que contiene el
nombre de personas famosas y que pretenden ser registradas como marcas por terceros.
La Sala señala que en el tráfico económico, a menudo se encuentran productos o servicios individualizados por medio de marcas constituidas por el nombre de personas distintas de los titulares de las marcas.
Los supuestos de la utilización del nombre de un tercero como marca pueden obedecer a finalidades tales como la popularidad de que gozan dicho sujeto entre los consumidores, la especial relación que une al mismo con los bienes objeto de la marca o incluso al deseo de asociar el consumo de tales productos al nivel de calidad de vida propia del personaje celebre en cuestión.
Al momento de registrar como marca el nombre de una persona distinta del propio solicitante, se tropieza inevitablemente con la protección que en el plano jurídico se otorga al nombre de las personas como derecho de la personalidad. La configuración del derecho al nombre como un derecho inherente a la personalidad de todo individuo pone de manifiesto la necesidad de evitar las inevitables tensiones que tienden a producirse cuando ese derecho pretende ser utilizado por un tercero como signo distintivo de los productos o servicios que un empresario pone a disposición en el mercado.
El nombre – como signo identificador de la personalidad- goza de una especial protección en el ámbito civil. Así, el artículo 19 del Código Civil señala expresamente que toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre y que éste incluye a los apellidos. El derecho a la identidad, y por lo tanto al nombre, encuentra su consagración constitucional en el artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Peru del año 1993, que establece: “Toda Persona tiene derecho: a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar…”, encontrándose a su vez regulado en los artículos 26 y siguientes de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Como es obvio, el derecho al nombre faculta a la persona a oponerse a todos aquellos actos que impliquen una usurpación de su propia identidad, tal y como está previsto en el artículo 28 del Código Civil.
Pese a la aparente incompatibilidad que presentan entre sí la marca y el nombre, el ordenamiento jurídico andino y nacional ha reconocido la posibilidad de que el nombre sea registrado como marca siempre y cuando cumpla con determinados requisitos. En efecto, en el plano civil, el nombre actúa como un signo identificador de la personalidad humana dotado de especial protección, mientras que, en el plano comercial, el nombre se transforma en un mero signo identificador de los productos o servicios o hasta de la propia empresa (a través de su empleo como nombre comercial), razón por la cual cuando pretende ser empleado a título de marca debe ser sometido a una serie de restricciones.
Así, agrega la Sala, el artículo 136 inciso e) de la Decision 486 señala que no podrán registrarse como marcas los signos que afecten la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.
De la lectura de dicha norma se desprende dos supuestos:
(i) El Primero referido a la prohibición de registrar como marcas aquellos signos que consistan , entre otros, en el nombre o apellido de una persona distinta del solicitante, siempre que afecte la identidad o el prestigio de la misma, salvo que se acredite su consentimiento o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. Este supuesto opera cuando el nombre o apellido que intenta registrarse como marca no identifica a nadie en concreto. En este caso, se deberá evaluar si el registro solicitado atenta contra la identidad o el prestigio del titular o titulares del nombre o apellido de que se trate, lo cual ocurrirá difícilmente, dado que el nombre o apellido en cuestión no identifican a una persona determinada. No obstante, si se incurriera en este supuesto mencionado, se denegará el registro solicitado, salvo que el titular o alguno de los titulares legítimos de ese nombre o apellido (opositor/res) o, de ser el caso, sus herederos, otorguen la autorización para su registro.
(ii) El segundo referido a la prohibición de registrar como marcas aquellos signos que consistan, entre otros, en el nombre o apellido de una persona identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, siempre que se afecte la identidad o el prestigio de aquélla, salvo que se acredite su consentimiento o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. Este supuesto opera cuando el nombre o apellido que intenta registrarse como marca es identificado por la generalidad del público de manera espontánea, directa o inmediata con un personaje determinado. En ese caso, se deberá evaluar si el registro solicitado atenta contra la identidad o el prestigio de esa persona determinada y, de creerlo así, deberá recabar el consentimiento de la misma, sin que sirva para nada la autorización de otro sujeto que casualmente posea ese mismo nombre o apellido. Conviene precisar que dicha norma es aplicable también en el hipotético caso en que el solicitante de la marca sea titular del nombre o apellido que pretende registrarse. En este último caso, debe recabarse la autorización de aquella persona con la cual se identifica dicho nombre o apellido de manera espontánea, directa e inmediata, o la de sus herederos.
Finalmente, la Sala precisa la existencia de dos aspectos que no han sido contemplados en la Decisión 486. El primero está relacionado con la protección que cabe otorgar al nombre de un extranjero cuando éste sea solicitado como marca. Al respecto, la Sala considera que la autorización se exigirá tan sólo si el nombre es identificado por la generalidad del público nacional de manera espontánea, directa e inmediata como un persona determinado distinto del solicitante y que además dicho nombre goce de un reconocimiento y prestigio en el país donde se invoca la protección.
Con relación al segundo aspecto, éste está relacionado con la posibilidad de solicitar a registro sólo el nombre de pila. Con relación a ello, se concluye, contrario sensu, que cuando lo que se quiere registrar es sólo el nombre de pila no es necesario la autorización de ningún sujeto. Ello debido a que el empleo del mismo no es susceptible de ser asociado con ninguna persona, dada su generalidad.
Así, deben tomarse prioritariamente en cuenta dos intereses: por un lado, el del personaje que puede ser reconocido por su especial vinculación a los productos distinguidos con esa marca y, por otro, el de los consumidores de ese específico sector de la producción.
La Sala señala que en el tráfico económico, a menudo se encuentran productos o servicios individualizados por medio de marcas constituidas por el nombre de personas distintas de los titulares de las marcas.
Los supuestos de la utilización del nombre de un tercero como marca pueden obedecer a finalidades tales como la popularidad de que gozan dicho sujeto entre los consumidores, la especial relación que une al mismo con los bienes objeto de la marca o incluso al deseo de asociar el consumo de tales productos al nivel de calidad de vida propia del personaje celebre en cuestión.
Al momento de registrar como marca el nombre de una persona distinta del propio solicitante, se tropieza inevitablemente con la protección que en el plano jurídico se otorga al nombre de las personas como derecho de la personalidad. La configuración del derecho al nombre como un derecho inherente a la personalidad de todo individuo pone de manifiesto la necesidad de evitar las inevitables tensiones que tienden a producirse cuando ese derecho pretende ser utilizado por un tercero como signo distintivo de los productos o servicios que un empresario pone a disposición en el mercado.
El nombre – como signo identificador de la personalidad- goza de una especial protección en el ámbito civil. Así, el artículo 19 del Código Civil señala expresamente que toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre y que éste incluye a los apellidos. El derecho a la identidad, y por lo tanto al nombre, encuentra su consagración constitucional en el artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Peru del año 1993, que establece: “Toda Persona tiene derecho: a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar…”, encontrándose a su vez regulado en los artículos 26 y siguientes de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Como es obvio, el derecho al nombre faculta a la persona a oponerse a todos aquellos actos que impliquen una usurpación de su propia identidad, tal y como está previsto en el artículo 28 del Código Civil.
Pese a la aparente incompatibilidad que presentan entre sí la marca y el nombre, el ordenamiento jurídico andino y nacional ha reconocido la posibilidad de que el nombre sea registrado como marca siempre y cuando cumpla con determinados requisitos. En efecto, en el plano civil, el nombre actúa como un signo identificador de la personalidad humana dotado de especial protección, mientras que, en el plano comercial, el nombre se transforma en un mero signo identificador de los productos o servicios o hasta de la propia empresa (a través de su empleo como nombre comercial), razón por la cual cuando pretende ser empleado a título de marca debe ser sometido a una serie de restricciones.
Así, agrega la Sala, el artículo 136 inciso e) de la Decision 486 señala que no podrán registrarse como marcas los signos que afecten la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.
De la lectura de dicha norma se desprende dos supuestos:
(i) El Primero referido a la prohibición de registrar como marcas aquellos signos que consistan , entre otros, en el nombre o apellido de una persona distinta del solicitante, siempre que afecte la identidad o el prestigio de la misma, salvo que se acredite su consentimiento o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. Este supuesto opera cuando el nombre o apellido que intenta registrarse como marca no identifica a nadie en concreto. En este caso, se deberá evaluar si el registro solicitado atenta contra la identidad o el prestigio del titular o titulares del nombre o apellido de que se trate, lo cual ocurrirá difícilmente, dado que el nombre o apellido en cuestión no identifican a una persona determinada. No obstante, si se incurriera en este supuesto mencionado, se denegará el registro solicitado, salvo que el titular o alguno de los titulares legítimos de ese nombre o apellido (opositor/res) o, de ser el caso, sus herederos, otorguen la autorización para su registro.
(ii) El segundo referido a la prohibición de registrar como marcas aquellos signos que consistan, entre otros, en el nombre o apellido de una persona identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, siempre que se afecte la identidad o el prestigio de aquélla, salvo que se acredite su consentimiento o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. Este supuesto opera cuando el nombre o apellido que intenta registrarse como marca es identificado por la generalidad del público de manera espontánea, directa o inmediata con un personaje determinado. En ese caso, se deberá evaluar si el registro solicitado atenta contra la identidad o el prestigio de esa persona determinada y, de creerlo así, deberá recabar el consentimiento de la misma, sin que sirva para nada la autorización de otro sujeto que casualmente posea ese mismo nombre o apellido. Conviene precisar que dicha norma es aplicable también en el hipotético caso en que el solicitante de la marca sea titular del nombre o apellido que pretende registrarse. En este último caso, debe recabarse la autorización de aquella persona con la cual se identifica dicho nombre o apellido de manera espontánea, directa e inmediata, o la de sus herederos.
Finalmente, la Sala precisa la existencia de dos aspectos que no han sido contemplados en la Decisión 486. El primero está relacionado con la protección que cabe otorgar al nombre de un extranjero cuando éste sea solicitado como marca. Al respecto, la Sala considera que la autorización se exigirá tan sólo si el nombre es identificado por la generalidad del público nacional de manera espontánea, directa e inmediata como un persona determinado distinto del solicitante y que además dicho nombre goce de un reconocimiento y prestigio en el país donde se invoca la protección.
Con relación al segundo aspecto, éste está relacionado con la posibilidad de solicitar a registro sólo el nombre de pila. Con relación a ello, se concluye, contrario sensu, que cuando lo que se quiere registrar es sólo el nombre de pila no es necesario la autorización de ningún sujeto. Ello debido a que el empleo del mismo no es susceptible de ser asociado con ninguna persona, dada su generalidad.
Así, deben tomarse prioritariamente en cuenta dos intereses: por un lado, el del personaje que puede ser reconocido por su especial vinculación a los productos distinguidos con esa marca y, por otro, el de los consumidores de ese específico sector de la producción.
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